Q. A씨는 2010년 '주식회사 대왕감자탕'이라는 상호의 법인을 설립한 뒤 간판을 '대왕감자탕'으로 내걸고 부산에서 감자탕 가게를 운영했다. 이듬해 B씨는 '대왕감자탕'이라는 서비스표(서비스업의 특징을 대변해주는 식별표지)를 출원해 등록한 뒤 프랜차이즈 영업을 펼쳐 전국에 100개의 가맹점을 확보했다. 그러던 중 B씨는 A씨를 상대로 등록서비스표권을 침해했다는 이유로 소송을 제기했다. A씨는 간판을 계속 사용할 수 있을까.

A. '대왕감자탕'이라는 간판을 A씨가 B씨보다 먼저 사용했지만 B씨가 서비스표를 A씨보다 먼저 출원, 등록한 이상 '대왕감자탕'이라는 서비스표에 대한 독점권은 B씨가 갖게 된다. 또한 서비스표를 간판에 표시하는 것은 '서비스표의 사용'에 해당되므로 원칙적으로 A씨의 간판은 B씨의 등록서비스표의 침해가 된다.

다만 A씨의 간판 표지가 B씨의 서비스표등록출원 당시 국내 수요자 사이에 A씨의 감자탕집을 표시하는 것으로 인식되어 있거나 상호에서 '주식회사'를 빼고 서비스표로 사용하는 게 상거래 관행이라고 인정되면 A씨는 선사용에 따른 서비스표로서 '대왕감자탕' 간판을 계속 사용할 권리가 있다(상표법 제57조의3).

위 사례에서 A씨는 상호 중 '주식회사'를 생략하고 '대왕감자탕'이라는 간판을 사용했다. A씨의 대왕감자탕이 널리 알려져 있지 않다면 일반 수요자가 '대왕감자탕'을 반드시 A씨의 상호로 인식한다고 볼 수 없으므로 이는 단지 A회사 상호의 약칭에 불과하다고 할 것이다. 또 이러한 약칭의 표시가 저명하지 않다면 동일한 표지인 B씨의 등록서비스표의 효력으로 인해 A씨는 간판을 사용할 수 없다(대법원 판결 2000후3708).

그러나 A씨가 간판을 '주식회사 대왕감자탕'이나 '(주)대왕감자탕' 등 상호 그대로 사용하거나 '대왕감자탕'이 A회사 상호의 널리 알려진 약칭이라면 해당 간판에는 B씨가 등록한 등록서비스표의 효력이 미치지 않는다(상표법 제51조 제1항 제1호).

위 사례에서 B씨가 A씨에 앞서 '대왕감자탕'이라는 서비스표를 출원, 등록한 이후 A씨가 '주식회사 대왕감자탕'이라는 상호의 법인을 설립해 간판을 '대왕감자탕'으로 내걸고 영업했다면 A씨의 간판은 부정경쟁의 목적으로 상호를 사용한 것이 돼 B씨의 등록서비표의 효력이 미치게 된다(상표법 제51조 제3항, 대법원 판결 98후2221). B씨의 '대왕감자탕'이 널리 알려지고 A씨가 똑같은 상호로 법인을 설립해 '대왕감자탕' 간판을 사용하더라도 B씨가 '대왕감자탕' 서비스표를 먼저 등록하게 되면 A씨는 간판을 바꿔야 하는 상황이 발생할 수 있다. 권 단 법무법인(유) 동인 변호사 dankwon@donginlaw.co.kr