A는 2000년 5월 독창적인 외국어 학습법을 창안, 갑출판사와 2년간 독점출판권 계약을 맺고 갑사는 A의 저서를 ‘XYZ’라는 제목으로 출판해왔다. A는 자신의 저서가 독자들의 뜨거운 반응을 얻자 그 해 10월경부터 2004년 3월까지 TV와 라디오방송, 대학 및 연수기관에서 이 학습법에 대한 강연을 하고 2001년 이후 후속편 ‘XYZ(A)’ ‘XYZ(B)’ 등의 제목으로 외국어학습 관련 책을 출판해왔다. 이와 함께 2003년 6월 책의 이름인 ‘XYZ’에 대해 상표등록을 했다.
갑사는 2002년 6월 A의 승낙도 없이 다른 저자들을 통해 A의 외국어학습법 이론에 따라 몇 권의 교재를 저술토록 하고 책 이름을 ‘XYZ 시리즈1’ ‘XYZ 시리즈2’ 등의 제목으로 판매하고 있다. 이에 A는 갑사를 상대로 상표권 침해를 주장, 이 책들의 출판을 중지하도록 요구했고 갑사는 서적의 제호로 타인의 등록상표를 사용하는 것은 상표법 제51조에 의해 상표권 효력이 미치지 않는다고 항변했다. 갑사의 행위는 A의 상표권을 침해하고 있을까?
서적의 제호(題號)는 일반상표와 달리 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 가지는 표지로서의 구실을 하지 못해 상표로서 등록될 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 신문, 잡지와 같은 정기간행물 및 백과사전이나 사전 등의 제호는 통상의 서적과는 달리 출판사나 편집자의 상품임을 표시하는 출처표시 기능과 편집의 노력 등에 의해 축적된 신용 등을 갖고 있어 상표 등록이 가능하다. 나아가 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 모습, 사용자 의도, 사용경위 등 구체적 사정에 따라 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있어 이 경우까지 상표권의 효력이 미치지 않는다고 볼 수는 없다.(대법원 2005다22770 판결 참조)
사안의 경우 갑사가 타인의 등록상표를 단순히 서적의 제호로 사용하는데 그치지 않고 시리즈물의 제호로 사용했다는 점, 그 사용 모습이나 사용자 의도 등을 종합해 볼 때 갑사에게는 마치 A가 직접 혹은 간접적으로 그 저작물을 창작한 것으로 오인시키려는 의도가 있었다고 생각된다. 또 실제 출판물의 저자나 출처에 대해 오인의 소지가 있었다고 볼 수 있다. 따라서 갑사가 A의 등록상표를 자신이 출판하는 시리즈물의 제호로 사용한 이상 A의 상표권을 침해했다고 할 것이다.
