경판 제조 회사인 A사는 지난 2004년 ‘내압용기 성형장치’에 대한 특허를 출원했다. 경판은 보일러나 유조차 등에 쓰이는 원통형 압력용기의 양 끝 마감재로 사용된다. A사는 특허 출원 전까지 주로 단조(두들기거나 압력을 가하는 과정)로 경판을 만들었지만 작업 중 소음이 발생하는 문제가 있었다. 해머 등으로 때리는 작업이라 효율성도 떨어졌다. 이 회사 대표 B씨는 이 같은 단점을 보완하기 위해 연구에 몰두했고 수압을 이용한 제조 방식을 개발하는데 성공했다. 하지만 기쁨은 오래가지 못했다. 2년 뒤 거래처로부터 “동종 업계에 있는 C사가 유사 기술을 기반으로 설비를 구축했다”는 소식을 들은 것이다. 그러나 A사가 곧바로 소송 등 대응에 나서기는 쉽지 않았다. 연구개발(R&D) 과정에 목돈을 썼던 터라 비싼 수임료를 내면서 변호사를 선임하기에는 회사 주머니 사정이 여의치 않은 탓이었다.
A사 관계자는 “당시 수년이 걸릴지도 모르는 소송에 자금은 물론 인력과 시간을 투자하기가 매우 부담스러웠다”며 “이후 경고장이나 내용증명서 등을 보냈으나 해결이 되지 않아 결국 법적 분쟁에 나서게 됐다”고 설명했다. A사는 고심 끝에 법무부 ‘9988 중소기업 법률지원단’을 찾았고 이곳에서 이혜영 남촌 법률사무소 변호사를 소개받았다. 이후 올해 2월 법원에 C사를 상대로 특허권 침해 여부 및 침해금지 가처분 신청을 냈다. A사는 지난 5월 재판부가 “특허 청구 범위를 침해했다”는 A사의 주장을 받아들이며 1심에서 승소했다. 하지만 C사의 이의 제기를 법원이 받아들이면서 현재 항고심이 진행 중이다.
이 변호사는 가처분 신청 준비와 동시에 C사가 특허 청구 범위를 어느 정도 침해했는지에 대한 조사에 착수했다. 통상 특허출원서에는 ‘특허를 어디까지 인정한다’는 청구 범위가 명시되는데 이를 침해했는지 밝히는 게 가처분 신청의 승패를 좌우할 수 있어서다. 아울러 특허 침해로 C사로부터 받은 피해액 산정에도 나섰다.
이 변호사는 “특허를 둘러싼 가처분 소송의 핵심은 침해 여부를 확인하고 상대방으로부터 받은 피해금액을 정확히 산정하는 것”이라며 “특허 침해가 범죄행위에 해당할 수 있다는 점을 인식하고 출원 전부터 사전 조사를 하는 등 기술 개발 단계부터 앞으로 생길지 모를 소송에 대비하는 게 중요하다”고 조언했다.
그는 또 “특허마다 기술을 인정하는 범위가 부여되는 만큼 이를 침범하지 않도록 동향을 조사하는 등 이른바 ‘특허 맵(Map)’을 작성해야 특허 침해에 따른 처벌을 피할 수 있다”고 덧붙였다. 특허법은 특허권이나 전용실시권을 침해한 자에 대해 7년 이하 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 한다. 게다가 손해배상청구권도 법률에 명시돼 있어 특허를 침해할 경우 막대한 금전적 손실을 볼 수도 있다.
이 변호사는 특히 “기술을 개발하기 전 조사 단계에서 특허를 침해할 가능성은 물론 신규·진보성이라는 두 가지에 초점을 맞춰야 성공적으로 특허를 출원할 수 있다”며 법률상 특허 요건을 반드시 인지해야 한다고 강조했다. 국내외에서 알려지지 않았고 남이 따라 할 수 없는 신기술이어야 특허 출원과 유지가 가능하다는 것이다.
그는 또 아무리 뛰어난 기술을 새로 선보이더라도 1년 안에 특허 출원을 하지 않으면 무용지물이 될 수 있다는 점도 알고 있어야 한다고 조언했다. 아울러 회피 설계(특허를 침해하지 않도록 제품 설계를 변경하는 행위)를 고려한 선행 기술 조사도 특허 출원 전 고려해야 할 사항으로 꼽았다.
이 변호사는 “유사 기술을 발견할 경우 상대 업체에 내용증명을 보내거나 특허심판원에 특허 권리 확인 범위 심판을 청구하는 과정도 소중한 자사 기술을 지키는 방법”이라고 말했다.
