국내 특허를 세 건 보유한 젊은 스타트업 기업 A사 대표 박모씨(34세)는 항상 해외 수출을 염두에 두고 있었다. 하지만 각 국가별 특허 비용이 너무 높아 각 나라마다 특허를 받는 것이 쉽지 않아 고민하던 중, 최근 먼저 해외사업 진출에 성공한 선배를 통해 ‘PCT국제출원’ 제도를 알게 되었고, 국내 특허 세 건을 하나로 묶어 PCT출원을 하는 방법으로 한번에 해결할 수 있게 됐다.
‘PCT국제특허출원’이란 복잡한 국제출원의 절차와 비용, 시간을 줄이기 위해 다수의 국가에 한번에 출원할 수 있는 PCT(Patent Cooperation Treaty) 국제조약상의 제도다. 개별 국가 특허출원을 우리나라 출원일로부터 30개월 가량 미룰 수 있고, 국제공개가 되어 전세계적으로 특허 출원사실을 인정받을 수 있다는 것이 가장 큰 장점으로 꼽힌다. 이에 따라 현재 많은 스타트업 기업들의 해외진출을 위한 ‘PCT국제특허출원’이 꾸준히 증가하고 있는 추세다.
IT 제조업체인 B사는 중국 공장에서 납품을 받아 미국의 거래처를 통해 수출을 진행할 예정으로 미국과 중국에 특허출원을 계획하고 있던 중, 최근 프랑스 업체에서도 관심을 받게 됐다. 때문에 국내 특허 출원 일이 1년이 다되어가는 시점에 세 국가에 모두 국제특허를 출원해야 하는 상황이 됐다.
하지만 수주가 확정되지 않은 상태라 출원비용이 부담스러워 담당 변리사에게 문의한 결과, 개별 국가 특허출원 대신 ‘PCT국제특허출원’을 우선적으로 진행하여 PCT 출원 이후 각 국가별 국내단계 진입까지 대략 1년반 이상의 시간을 벌 수 있게 됐고, 그 동안 프랑스뿐만 아니라 유럽 다른 나라의 업체들과도 성공적으로 계약을 성사시키게 됐다. 이처럼 대부분 바이어들이 제품의 독점적인 공급을 위해 특허권을 요구하는데, ‘PCT국제출원’을 통해 안정적으로 계약을 진행할 수 있었던 것이다.
하지만 ‘PCT국제출원’에 대해 잘 알아보지 않고 진행하여 낭패를 본 경우도 있다. 예로 국내기업 C사는 국내특허명세서를 수정 없이 그대로 사용하여 ‘PCT국제출원’을 했다가 미국 국내단계 진입 시 다중종속항에 대한 비용으로 미국특허청 인지대로 300만원 이상 추가로 지불할 수 밖에 없었다.
또한 D사 역시 품질이 낮은 국내 특허명세서를 수정하지 않고 ‘PCT국제특허출원’까지 강행을 했다가 정작 출원된 PCT특허명세서가 다양한 변형 예를 커버할 수 있도록 쓰여 있지 않아, 제품과 특허가 일치하지 않는 문제점을 뒤늦게 알게 됐다. 이후 바이어와 제품 공급 계약을 하고 수출을 진행 했지만, 특허와 제품의 불일치로 인해 미국 내에 모조품이 유통되어도 사실상 막을 수 있는 방법이 없는 상황이 됐다.
국제특허전문 ‘PCT다이렉트’ 박정규 대표변리사는 “나라마다 특허 실무가 다르기 때문에 우리나라 특허명세서를 가지고 그대로 PCT출원을 하게 되면, 이후 문제가 생기는 일이 많아 주의해야 하며, 국제출원 경험이 풍부한 전문가를 통해 진행해야 이러한 문제들을 사전에 제거할 수 있기 때문에 향후 특허를 거절당하거나, 불필요한 비용이 추가로 발생하는 일을 막을 수 있다”고 조언했다.
이어 “PCT국제특허출원이 끝났다고 해서 전세계 곳곳에 미치는 특허권을 가지게 되는 것은 아니며, 우리나라 출원일 기준으로 30개월이 경과할 즈음, 나라들을 정해서 각 나라별로 국내단계에 또 다시 진입을 해야 한다. 또한 금전적인 여력이 충분하지 않은 사업의 초기 단계에는 여러 나라에 동시에 특허출원을 진행하기가 여의치 않기 때문에 ‘PCT 국제출원’을 한 뒤 펀딩을 받거나 여러 국가를 상대로 수출을 준비하여 30개월이 지난 시점의 성적표에 따라 각 나라별로 국내단계 진입을 할 수 있어 현재 많은 국내외의 주요 기업들이 ‘PCT 국제출원’을 이용하고 있다”고 전했다.
