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국내 A사는 해외 명품 브랜드 B와 독점 수입 및 판매대리점 계약을 체결했다. A사는 해당 표장을 상표로 출원, 등록하고 광고와 영업에 막대한 비용을 지출했다. 이후 국내에서 B 브랜드 제품에 대한 고급 이미지가 형성됐다. 그런데 C사가 해외에서 생산된 B브랜드 제품(진정상품)을 병행수입해 공급하기 시작했다. C사는 직접 매장을 열어 외부 간판뿐 아니라 내부 벽에 B 브랜드 표장을 붙이고 포장지과 쇼핑백, 직원 명함에까지 표장을 표시해 사용했다. A사는 C사를 상대로 해당 표장 사용 금지를 요구할 수 있을까.
병행수입이 허용되는 경우에는 국내 상표권자가 있다고 하더라도 병행수입업자가 해당 상표가 부착된 진정상품을 수입, 판매하거나 이에 수반해 해당 상표를 광고, 선전에 이용하는 행위는 상표권 침해가 되지 않는다. A사 표장과 C사가 사용한 표장이 동일하면 상품 출처에 오인, 혼동이 생길 염려가 없다. 또 C사가 수입한 상품이 B브랜드 진정상품인 이상 A사가 B브랜드의 국내 상표권자라고 하더라도 A사 상품과 C사 상품이 품질에 있어 차이가 있다고 보기 어려우므로 상품출처표시기능 및 품질보증기능이라는 상표의 기능에 비춰 볼 때 상표권을 침해했다고 볼 수 없다.
하지만 병행수입업자가 상표권자의 상표를 사용해 광고한 행위가 상표권 침해에 해당하지 않더라도 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법에 따라 허용될 수 없다(대법원 99다42322).
위 사례에서 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 독립적인 영업표지가 아니라 진정상품의 판매에 필연적으로 수반되는 상표 사용 형태이므로 일반 수요자로 하여금 C사 매장이 마치 B 브랜드 외국 본사의 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없으므로 B브랜드 표장의 사용이 허용된다. 반면 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 병행수입업자에게 허용될 수 있는 광고행위의 범위를 벗어나 일반 수요자로 하여금 C사 매장을 B 브랜드 외국 본사의 대리점으로 오인할 수 있게 하는 영업표지로 사용한 것이어서 B 브랜드 상표 사용이 허용될 수 없다.
/권단 법무법인(유) 동인 변호사 dankwon@donginlaw.co.kr
