산업 산업일반

[KOTRA맨이 들려주는 글로벌스토리] <51> 미국 상표출원 '오피스액션' 대비 팁

유사 상표등록 여부 사전에 확인하고

분류코드 이용해 제품명 세밀히 기재를


일반적으로 미국에서 상표를 출원하기 위한 초기 비용은 1,200~1,300달러입니다. 하지만 우리나라의 '의견 제출 통지' 제도와 비슷한 오피스액션(Office Action·심사 과정에서의 문제 제기)이 발생하면 추가 부담이 생기기도 합니다. 이 때문에 미리 유사한 오피스액션 발생 사례를 조사해 비용 발생에 대비해야 합니다.


우선 유사 상표 등록 여부를 사전에 확인해야 합니다. 특허상표청 홈페이지 (http://www.uspto.gov)의 '기본조사(Basic Search)'를 통해 조사하면 됩니다. 또 한국어 상표를 등록하려는 경우 해당 상표가 영어로 어떤 의미를 갖는지 번역본을 함께 제출하는 게 좋습니다. 외국어 균등 정책에 따라 외국어 의미와 동일한 영어 상표가 있는지도 심사되기 때문입니다.

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상표를 구성하는 단어 중 제품 자체를 묘사하는 단어가 있는지도 살펴봐야 합니다. 이 경우 해당 단어를 독점 사용할 권리는 인정받지 못하므로 해당 단어에 대한 독점권 포기(Disclaimer)를 요청해야 합니다. 오직 설명이나 묘사를 위한 단어라면 '단순한 설명(Merely Descriptive)'이라는 이유로 상표 등록 자체를 거절당할 수 있습니다.

마지막으로 상품의 영문명 작성에 주의해야 합니다. 정확한 영어 표현이라도 특허상표청 사용 명칭이 아닐 경우 오피스액션이 발생할 수 있습니다. 특허상표청 홈페이지에서 권유하는 ID 매뉴얼을 사용하면 정확한 제품 명칭을 확인할 수 있습니다. 특히 출원 과정에서는 상표의 정확한 분류코드(Class Code)를 바탕으로 제품명을 최대한 세밀하게 기재해야 합니다. /김윤정 LA무역관 IP데스크 변호사

※이 글은 다음주 KOTRA OIS홈페이지(www.ois.go.kr)에서 볼 수 있습니다.


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